Если домен занят: что делать и как защитить свои интересы?

Младший юрист COBALT Тимофей Савицкий на примере трех самых распространенных ситуаций рассказал, как отстоять свое право на использование доменного имени.

Сегодня невозможно представить компанию без онлайн-присутствия: корпоративный сайт служит отправной точкой для потенциальных клиентов, является ее визитной карточкой. Вполне логично, что для компании наиболее предпочтительным будет вариант размещения сайта под доменным именем, совпадающим с его фирменным наименованием и (или) товарным знаком для упрощения коммуникации с потенциальными клиентами. Однако нередки случаи, когда доменные имена уже заняты в силу того, что провайдеры не уполномочены проверять права заявителей на определенное название.

Ситуация №1

У компании «А» есть товарный знак «X», компания хочет получить домен X.by. Домен X.by занят компанией «В».

Использование товарного знака в доменном имени является одним из исключительных способов использования товарного знака его владельцем согласно Закону о товарных знаках. При наличии другой компании, которая использует аналогичный товарный знак в доменном имени, необходимо проанализировать следующие факторы:

• Есть ли у нее права на товарный знак (например, зарегистрированный в Беларуси или другой стране) на другие товары и услуги (по Международной классификации товаров и услуг).
• В каком государстве товарный знак зарегистрирован (при его наличии).
• Применяется ли товарный знак к аналогичным или однородным товарам/услугам. Однородность — понятие не всегда однозначное: в некоторых случаях, например, суды признавали однородными слабоалкогольные напитки (например, пиво) и алкогольные напитки (например, вино), в некоторых — не признавали. Для определения однородности товаров необходимо проанализировать совокупность различных обстоятельств: целевую аудиторию товара, ценовой сегмент и т.д.

Если компания «В» владеет идентичным товарным знаком, зарегистрированным в Беларуси или за рубежом, для отличных от «X» товаров и (или) услуг, то использование доменного имени будет правомерным.

Однако если компания «В» владеет товарным знаком, зарегистрированным не в Беларуси, для любых товаров, то такое использование также будет правомерным. Факт, что домен .by относится к Беларуси, не означает невозможность регистрировать доменное имя в белорусской национальной зоне иностранными компаниями и гражданами. Однако идентификация доменного имени с доменной зоной .by говорит о том, что компания целенаправленно действует на территории Республики Беларусь, и в случае идентичности или однородности товаров и услуг, такие действия можно признать нарушающими права компании «А». Однако прямой связи с регистрацией доменного имени в зоне .by и осуществлением деятельности на территории Республики Беларусь нет: нужно рассматривать дополнительные факторы — возможность фактического оказания услуг или продажи товара в Беларуси, возможность расчетов в белорусских рублях и т.д.

Если у компании «В» нет прав на использование товарного знака «X» на территории Республики Беларусь, и она использует его для идентификации товаров или услуг, идентичных или однородных товарам или услугам компании «А», то такое использование незаконно.

Как же в таком случае действовать компании «А»?

• Досудебное урегулирование — переговоры и (или) направление претензии (следует учитывать обязательный претензионный порядок).
• Подача иска о нарушении прав на товарный знак в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь в соответствии со статьей 26 ГПК.

Ситуация №2

У компании «А» есть товарный знак «X», компания «А» хочет получить домен X.by. Домен X.by занят киберсквоттером (киберсквоттинг —  завладение доменным именем с целью перепродажи).

Возможные варианты действий:

• Досудебное урегулирование — переговоры и (или) направление претензии.
• Подача иска о нарушении прав на товарный знак в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь в соответствии со статьей 26 ГПК.

В первом случае можно оформить претензию о пресечении нарушения и выслать ее субъекту, зарегистрировавшему доменное имя X.by, в качестве предупреждающей меры. В большинстве случаев сделать это невозможно, т.к. субъекты, занимающиеся киберсквоттингом, стараются максимально сохранять анонимность и не раскрывать каких-либо персональных данных.

Во втором случае компания может подать иск в Коллегию Верховного суда по интеллектуальной собственности. В Беларуси в правоприменительной практике привлечения киберсквоттеров к ответственности за нарушения прав владельцев товарных знаков пока было мало прецедентов. Однако существует вся необходимая нормативная база для признания их нарушителями прав на товарный знак.

Ситуация №3

У компании «А» есть товарный знак «X», компания хочет получить домен X.com. Домен X.com занят компанией «В» или физическим лицом.

Для белорусских компаний наиболее важным с точки ведения бизнеса является получение доменного имени именно в зоне .by или .бел, поскольку бизнес ведется в Беларуси и для белорусских потребителей и клиентов.

Однако белорусские провайдеры (hoster.by, например) могут регистрировать доменные имена и в международных зонах (.com, .net, .org и др.). Поэтому часть белорусских компаний регистрируют доменные имена и в зоне .com. Особенно это характерно для компаний, которые работают на нескольких рынках одновременно.

В Беларуси судебная практика по доменным именам .com не распространена. Однако если компания «B» или физическое лицо является резидентом Республики Беларусь c регистрацией домена через белорусского регистратора, то существуют все основания для использования алгоритмов из Ситуаций № 1–2. Размещение доменного имени в зоне .com не препятствует отстаиванию своих прав в судебном порядке.

Нередки случаи, когда международный домен занят иностранной компанией или иностранным физическим лицом, поэтому подача иска в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь — неэффективная мера: сложно будет привлечь ответчика к ответственности, доказать факт правонарушения (у компании «B» может быть товарный знак в своей стране) и т.д.

Наиболее распространенным методом для оспаривания регистрации международных доменов в таких случаях является применение процедуры UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) организациями, уполномоченными ICANN (занимается развитием системы доменных имен и предоставляет права национальным регистраторам, как hoster.by, регистрировать доменные имена в определенной зоне). К таким организациям относится, например, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству, через который проходит большинство разбирательств по доменным спорам.

Оспаривание доменного имени происходит онлайн с привлечением независимых арбитров. В случае решения в пользу заявителя (владельца товарного знака) домен автоматически ему передается. Такой механизм предусмотрен договором между ICANN и национальными регистраторами.

Для успешного рассмотрения спора заявитель обязан доказать, что:

• Товарный знак идентичен или сходен по степени смешения с доменным именем.
• У владельца доменного имени нет прав или законных интересов на использование доменного имени.
• Доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Резюмируя:

Таким образом, в зависимости от ситуации белорусские компании для защиты своих прав в отношении использования товарного знака в доменном имени имеют разные опции. Для доменов в зоне .by и .бел применяется, прежде всего, судебный порядок разрешения споров. Владельцу товарного знака необходимо доказать наличие у него права на товарный знак в Беларуси и факт его нарушения (использование идентичного или сходного по степени смешения для аналогичных или однородных товаров). Во многих случаях важными аспектами являются доказательство извлечения коммерческой выгоды от использования товарного знака в доменном имени, а также неправомерности цели использования (например, при регистрации домена физическими лицами).  Для международных доменов наиболее эффективный вариант — применение внесудебного метода UDRP.